唐伯飞诉上海罗美洗手液有限公司专利许可使用费纠纷案

　　【案情】

　　原告(被上诉人)：唐伯飞。

　　被告(上诉人)：上海罗美洗手液有限公司。

　　1992年5月5日，原告与被告上海罗美洗手液有限公司(以下简称罗美公司)签订了“关于罗美洗手液专利提成协议”，约定：罗美洗手液是唐伯飞非职务发明，经国家专利局批准并授予专利。经其本人同意给被告生产销售。被告同意原告从该产品营业额中提成，提成比例为8%，有效期按国家有关专利政策规定;原告在该产品专利有效期内，不得向外转让，与其他单位联营合作，必须以公司名义进行。原告于1992年8月在被告公司担任总经理职务。1995年6月7日，原告与其子唐瀚东成立了上海罗美供销实业有限公司(以下简称罗美供销公司)。经营范围为沥青、洗手液、清洗剂等。1998年4月，原告辞职离开被告罗美公司又另与其妻骆兰亭合资成立了上海蓝飞洗手液有限公司(以下简称蓝飞公司)，经营范围为洗手液、清洗剂、劳防用品等。1998年4月28日，蓝飞公司与上海汇红日用化学品厂(以下简称汇红厂)签订了委托加工协议，约定蓝飞公司将自己的专利产品委托汇红厂加工，对有关加工洗手液的原材料规格、制备方法、数量、交货、加工费等作了具体规定，并规定销售权归蓝飞公司享有。1998年5月至1999年3月，被告罗美公司仍在其产品外包装上使用原告的专利号，但未按提成协议向唐伯飞支付专利使用费。1998年5月14日，被告致函原告称：原告违反了1992年5月5日原、被告双方签订的专利提成协议，并要求原告停止在其他单位使用原告专利的行为。原告两次致函被告称：原告自己投资的企业，使用原告的专利并未违反原、被告双方订立的专利提成协议，并同时要求被告按约支付专利提成费。后原告以被告违约为由诉至法院。

　　原告唐伯飞诉称：其发明的洗手液及其制备方法于1989年6月7日被授予发明专利权，现该专利仍在法定保护期内。1992年5月5日，原被告签订了“关于罗美洗手液专利提成协议”，约定：原告同意被告使用其专利生产销售罗美洗手液，原告从营业额中提成8%。1998年4月，原告离开被告后，被告仍然使用原告的专利技术，却不再支付应付的专利许可使用费。原告多次催讨，被告无任何答复，其行为已构成违约，且继续履行协议已不必要，遂要求判令终止履行专利提成协议，判令被告支付专利许可使用费人民币26.7万余元，并由被告承担本案诉讼费。

　　被告罗美公司辩称：其与原告签订的专利许可提成协议是独占实施许可，原告在被告公司任职期间成立蓝飞公司从事与被告公司相同的专利产品已构成违约，故被告终止了与原告所签的协议的履行。因原告单独成立公司生产、销售与被告相同的专利产品，被告从1998年5月始，已不再使用原告的专利方法。但在产品外包装上一直使用原告的专利号至1999年3月止。故被告不再向原告支付专利许可使用费。

　　【审判】

　　法院经审理认为：原、被告双方签订的专利提成协议，只约定该专利不得向外转让，并未明确约定转让方自己不得在已经许可受让方实施专利的范围内实施该专利，故该协议应属排他实施许可合同。最高人民法院《关于正确处理科技纠纷案件的若干问题的意见》规定，排他实施许可合同的转让方不具备实施其专利技术的条件，与另一单位合作实施该项专利技术，或者通过技术入股联营实施该专利技术，可视为转让方自己实施该项专利技术，不按违约处理，但转让方就同一专利技术与多个单位合作实施或入股联营的，应按违约处理。对于原告唐伯飞与其妻子、儿子共同成立的蓝飞公司、罗美供销公司以及蓝飞公司委托汇红厂加工的行为，是否可视为转让方自己实施该专利技术的行为，法院认为，蓝飞公司与罗美供销公司的企业性质均为私营企业，有关公司的出资情况均来源于唐伯飞个人，故两公司应视为唐伯飞自己成立的企业。汇红厂的加工行为，因其最终产品的销售权是由蓝飞公司行使，故应视为蓝飞公司自己实施专利的行为。综上，唐伯飞作为排他实施许可合同的转让方，其自己实施专利的行为并未超出法律规定和合同约定的范围。至于本案被告提出唐伯飞在被告公司任职期间成立蓝飞公司从事与被告公司相同的专利产品系违反被告公司章程的行为，因公司章程调整的系公司内部行为，与本案的合同纠纷是两个不同的法律关系，故不属本案处理范围。被告称其于1998年5月开始，已不再使用原告的专利配方，故不应再支付原告专利许可使用费，从被告提供的书面配方材料看，不能证明被告自1998年5月起已不再使用原告的专利配方，从原告提供的证明被告在1999年3月止仍使用原告的专利号的有关产品实物看，也无法鉴定出被告自1998年5月始至1999年3月止所使用的是什么产品配方。因被告客观上无法提供可供鉴定的产品实物，且被告自己也陈述其在产品外包装上使用原告专利号直至1999年3月止。鉴于上述情况，法院推定被告自1998年5月至1999年3月，仍使用原告的专利配方，应向原告支付专利许可使用费。因原、被告双方客观上已无再继续履行该协议的可能，故原、被告双方签订的专利提成协议应终止履行。遂依照《中华人民共和国技术合同法》第四十一第(一)项、《中华人民共和国技术合同法实施条例》第七十条、第七十三条之规定判决：1.原告唐伯飞与被告罗美公司于1992年5月5日签订的专利提成协议终止履行;2.被告罗美公司支付原告唐伯飞专利提成费244139元。本案诉讼费人民币6516元，由原告负担559元，被告负担5957元。

　　一审判决后，被告罗美公司不服，提出上诉，理由是：原审判决被告支付原告专利提成费人民币244139元，与事实不符。按专利提成费历来的分配办法：先由原告之女唐颂平提取5%，余下的95%中，原告唐伯飞提取60%，所以，唐伯飞与唐颂平二人共得专利提成费应是151366.46元，故请求二审法院予以改判。

　　二审法院审理后认为，上诉人提供的有关专利提成费分配方案的证据涉及被上诉人与其他人的财产关系，与本案并无关联性。故判决驳回上诉，维持原判。

　　一审法院合议庭组成人员

　　审判长：薛春荣;代理审判员：陆卫民、陈默。

　　二审判决书：上海市高级人民法院(1999)沪高知终字第34号。

　　二审法院合议庭组成人员

　　审判长：须建楚;审判员：邓思聪、王海明。