专利侵权判定的第一步“专利保护范围的确定”

　　一、关于该司法解释出台的指导思想

　　1、依照专利法进行解释的原则。

　　2、平衡专利权人与社会公众利益的原则。

　　3、兼具可操作性与针对性相结合的原则。

　　二、司法解释的起草背景

　　2001年，最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在明确审判标准、配合我国加入WTO等方面发挥了重要作用。此外最高院曾在2003年3月启动关于“专利侵权判定基准”的调研工作，形成了70条的专利司法解释草稿，并征求了意见;后因专利法的第三次修改，2003年司法解释稿的起草工作暂停。伴随着专利法第三次修改，2009年最高院重新启动了该司法解释的起草工作。

　　三、司法解释的具体内容

　　该司法解释包括20条，主要内容涉及：发明、实用新型专利权保护范围的确定以及侵权判定原则，外观设计专利侵权的判定原则，现有技术抗辩以及先用权抗辩的适用，确认不侵权诉讼的受理等。下面将主要条款的具体内容简述如下：

　　1、人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

　　关于第一款，主要应当关注的是，一审辩论终结前变更权利要求的问题。

　　此前，有代理人问我，“变更其权利要求是否意味着可以修改权利要求?”，从字面上理解，有可能能够得出这样的结论，但是此处应当做“缩小解释”，权利要求的修改只能在无效程序中提出，在法院阶段目前是不能支持权利要求的修改请求的。

　　另外。“变更主张的权利要求”只能在一审辩论终结前，由于当事人在侵权诉讼中大多会提起“反诉，即针对系争专利向复审委提起无效宣告请求”，如果复审委宣告该专利部分无效或者专利权人主动修改权利要求的，应当允许原告(专利权人)对所主张的权利要求进行变更，例如由权2变更为权1.如果在一审后无效决定未生效，而在二审辩论终结前被部分无效的;专利权人(原告)因主张的权利要求被无效而提出变更请求的，法院可以不予支持以判决书的形式驳回起诉。在此情况下，可以允许原告另行起诉;否则允许原告变更的话，无法实现审级的要求。

　　权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。

　　关于第二款，主要内容为进一步明确从属权利要求的保护范围问题。

　　由于中国目前很多法院刚刚获得专利侵权审判资格，因此在理解专利从属权利要求保护范围问题上存在偏差，所以制定本款以引导法官进一步明确专利权的保护范围。

　　2、人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

　　本条是对专利法第59条的进一步深化和明确。虽然本条寥寥数字，但是统领等同、禁反言、捐献等侵权判定原则的重要依据。

　　(1)本条主张权利要求的内容需要结合本领域普通技术人员对说明书以及附图的理解。那么，根据折中主义原则，此款排除了保护范围比较宽的以中心限定原则为主要参考的德国专利法的解释规则;也排除了保护范围比较窄的以周边限定原则为主要参考的英国专利法的解释规则。引入“虚拟概念——本领域普通技术人员”的标准体现了“杜绝主观色彩和自由裁量权”的良苦用心，是考虑到专利案件的特殊性以及法官技术背景的不同而创设的。在此意义上而言，该原则的设立为权利人主张权利提供了一个比较相对客观公正的角度。

　　然而，问题随之而来：

　　A、具体审理该案的法官属于“本领与普通技术人员”吗?如果不属于，作为审判者的法官能否胜任或者理解专利的技术方案呢?如果属于，可实际上法官的教育背景又在实际上确实不是理工科更没有具体的化学、生物、医药、机械等背景知识架构。如果法官能够理解专利的技术特征并进一步做出公正的判决，无可厚非;可是如果法官的判决无法得到当事人的认可，谁又能还以公正呢?仅仅上诉能够解决上述问题吗?上诉审的法官难道比一审法官的技术背景更雄厚吗?即使设置了“专家证人”、“专家陪审员”制度，能够解决上述问题吗?专家陪审员的称谓中既然包含“专家”，怎又能是“普通技术人员”呢?在实践中，专家陪审员却成了真正的“复杂专利案件”的“代笔人”，这又怎能保证法律程序行以及实体性的要求呢?

　　B、为了避免上述问题，有的法院特别是很多地方法院很谦逊的参考、援引并借鉴“司法鉴定结论”;然而司法鉴定结论的做出却规定是由“本领域专家学者”出具专家意见，那么此处的司法鉴定结论既然是由属于“专家行列”的人员做出，还能被囊括入“本领域普通技术人员的行列”吗?法官原原本本的援引司法鉴定机构的结论固然能够解决“法律程序性和实体性”的问题，但好像仍然不能解决客观中性的判断标准问题。

　　上述两种模式好像都不能且无法解决“本领域普通技术人员”这一特设的客观标准的度量。前者是比本领域普通技术人员的技术水平浅薄甚至根本无技术背景;后者是站在本领域普通技术人员的肩膀上，从更高的标准要求、理解专利技术方案的内容，那么好像都无法获得法律规定的满意的结果和标准。

　　(2)该条款是“等同原则”的源头：

　　等同是对全面覆盖(字面侵权)原则的变通性理解，既然科学技术能够用语言的形式描述为说明书、权利要求书，那么就应当允许有遗漏的可能性，既然法律赋予专利权人以公开为代价的技术方案获得合法的垄断权，那么就有允许专利权人将与专利的权利要求书的技术特征相“等同”的技术特征扩大至起保护范围内的“度量”，这是司法实践所证明了的。从另一个角度来讲，既然侵权假冒者冒着侵权的代价，必然也会在实际操作中尽量避免或者规避专利权的保护范围，将“螺丝连接”变更为“焊接”，将“串珠镰孢霉”用同微生物属的“尖镰孢霉”代替，是惯用的技术手段，也是为了避免直接侵权所采取的必要手段。

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