同意书影响近似商标可注册性审查判断

　　本案要旨

　　同意书是指在先商标权人向在后商标申请人出具的同意在相同或类似商品上近似商标共存的意思表示，是商标授权确权行政机关和人民法院在依据我国商标法第二十八条审查判断申请商标可否获准注册时的重要考量因素。

　　案情

　　第6379162号“UGG”商标(下称申请商标，如图)由德克斯户外用品有限公司(下称德克斯公司)于2007年11月向国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)申请注册，指定使用在第35类进出口代理、商业信息等服务上。

　　国际注册号为G951748的“UCG”商标(下称引证商标，如图)的注册人为UNICREDIT S.P.A.，优先权日为2007年9月，基础注册国为意大利共和国，专用期限自2007年11月19日至2017年11月19日，核定使用在第35类进出口代理、商业组织和管理咨询等服务上。

　　2010年1月，商标局以申请商标与引证商标在类似服务上构成近似商标为由，决定驳回申请商标的注册申请。德克斯公司不服上述决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)申请复审并提交了如下主要证据：1.WIPO官方网站关于引证商标和德克斯公司国际注册第G902172号“UGG”商标的信息(外文);2.引证商标所有人签署的《同意书》和中文翻译。德克斯公司向商评委提交的《同意书》未经公证认证。2011年10月，UNICREDIT S.P.A.出具的《同意书》在意大利共和国米兰市完成公证认证手续。《同意书》的主要内容为：UNICREDIT S.P.A.是引证商标的所有人，其同意申请商标在中国注册和使用，相关服务包括进出口代理、分配和提供有关鞋、服装等体育用品、运动配件和体育器材的商业信息等。

　　商评委作出第13172号决定，认为：申请商标与引证商标均为纯字母组合商标，仅有一字母之差，且字母“C”和“G” 外观近似。申请商标指定使用的进出口代理、商业信息等服务与引证商标核定使用的进出口代理、商业组织和管理咨询等服务属于类似服务。两商标若同时使用在上述服务上，消费者易将服务提供者混淆。申请商标与引证商标已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。申请商标与引证商标在其他国家或地区共存的情形不能成为申请商标获准注册的必然依据。商评委依据商标法第二十八条的规定，决定：申请商标予以驳回。德克斯公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

　　德克斯公司在原审诉讼中提交了以下证据：1.引证商标所有人签署的《同意书》的公证认证手续;2.(2011)京方圆内经证字第42074号公证书。原审法院认为，证据1系商标评审阶段提交的“引证商标所有人签署的同意书和中文翻译”的补强性证据，应予以采信;证据2并未在评审程序中向商评委提交，并非第13172号决定作出的依据，不予采纳。

　　另查，2011年11月，德克斯公司在第25类鞋商品上核准注册的“UGG”商标，被商标局在商标管理案件中认定为驰名商标。

　　判决

　　北京市第一中级人民法院依据依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定，判决：维持第13172号决定。德克斯公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(二)项，《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十条之规定，判决：一、撤销一审判决;二、撤销第13172号决定;三、商评委重新作出决定。

　　评析

　　该案焦点问题是《同意书》与商标法第二十八条之间的关系。

　　依据我国商标法第二十八条，判断两商标是否构成同一种商品上的近似商标、类似商品上的相同商标以及类似商品上的近似商标，均必须满足易导致相关公众混淆的要件。在申请商标标志与引证商标标志近似程度较高，但引证商标所有人出具《同意书》同意申请商标注册的情况下，该《同意书》应当作为适用商标法第二十八条审查判断申请商标可否获准注册时应予考量的因素。

　　该案中申请商标“UGG”和引证商标“UCG”均为由3个英文字母组成的文字商标，不具有固定含义，从字形、读音及整体外观上看，两商标标志的近似程度较高。但引证商标所有人UNICREDIT S.P.A.出具《同意书》表示同意申请商标的注册和使用。因此，判断申请商标和引证商标是否构成商标法第二十八条规定的近似商标时，应当考虑《同意书》对混淆可能性判断的影响。虽申请商标标志和引证商标标志较为近似，但中间字母的差异整体上能够为消费者所区分。申请商标指定使用的服务，除进出口代理外，其余服务类别与引证商标核定使用服务类别的类似程度不高。此外，亦应考虑德克斯公司在第25类鞋商品上的“UGG”商标知名度较高的因素。引证商标所有人UNICREDIT S.P.A.同意申请商标在中国注册和使用，可以看出引证商标所有人认为申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上引起混淆的可能性较低或者说是可以容忍的。《同意书》表现了UNICREDIT S.P.A.对其商标权的处分，在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重。综合上述因素，申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上，不易引起相关公众的混淆，不构成商标法第二十八条规定的近似商标，故申请商标应当予以核准注册。德克斯公司关于申请商标和引证商标不构成近似商标的上诉主张成立，应当予以支持。

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