应当如何完善专利代理委托合同

　　评王庆元诉南昌某专利事务所专利代理合同纠纷案

　　【案号】

　　(2013)洪民三初字第66号

　　(2014)赣民三终字第21号

　　【裁判要旨】

　　根据我国合同法的有关规定，专利代理机构收到国家知识产权局专利局(下称专利局)的相关文件后，不能够迅速、准确送达申请人却没有采取合理措施的，应认定专利代理机构未尽勤勉尽责义务，需承担相应的法律后果。

　　【案情介绍】

　　2006年8月王庆元为申请双锁芯防盗锁发明专利，委托南昌某专利事务所(下称专利事务所)向专利局提交了专利申请，申请号200610112010x，专利事务所收取专利代理费1300元。专利局于2006年8月28日作出《专利申请受理通知书》，2006年10月27日作出《发明专利申请初步审查合格通知书》，2007年3月2日作出《发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书》，2009年3月13日作出《第一次审查意见通知书》。专利事务所收到上述材料后，均由王庆元自行前往专利事务所领取。2011年3月1日，专利局对王庆元双锁芯防盗锁发明专利申请作出《驳回决定》，专利事务所未能及时通知王庆元。直到2012年6月王庆元到专利事务所询问，专利事务所告知王庆元专利申请已被驳回。王庆元要求专利事务所出示《驳回决定》，专利事务所于2012 年7月向王庆元出示了一份没有加盖专利局公章的《驳回决定》。

　　王庆元以专利事务所在电话联系不到委托人的情形下，没按身份证地址通过邮寄方式将《驳回决定》转交，导致委托人错失复审机会，应按双倍代理费2600元承担赔偿责任，并赔偿委托人为研发工作购买的材料费和其他损失7000元。

　　专利事务所辩称：专利局于2011年3月1日作出驳回决定，但王庆元杳无音讯，无法联系。在专利代理过程中，专利事务所按程序办理，不应承担责任。同时专利事务所反诉称：王庆元所述并非事实，对王庆元损坏我所名誉，造成工作上损失的行为提起反诉，请求判令王庆元赔偿我所代理人因出庭误工的工时费损失 3600元，侵犯名誉权赔偿9000元，并承担诉讼费用。

　　江西省南昌市中级人民法院审理认为，2006年8月王庆元向专利事务所交1300元专利代理费后，双方成立委托代理关系。专利事务所接受王庆元委托后，应根据合同法第三百九十九条之规定妥善处理委托事务，在难以和委托人王庆元取得联系的情况下，对2011年3月1日专利局作出的《驳回决定》依照程序进行进一步相应的处理。王庆元认为因为专利事务所的失误，导致其错过申请专利局的复审理由成立，应予以支持。专利事务所答辩主张，其在专利代理中没有失误，不应承担退回专利代理费1300元的赔偿责任，理由不成立。因此判决：专利事务所在判决生效后10日内赔偿王庆元1300元;驳回专利事务所的反诉请求。

　　该专利事务所不服，向江西省高级人民法院提起上诉。2014年9月9日，江西省高级人民法院公开开庭审理本案后，双方当事人自愿达成如下协议：专利事务所当庭返还王庆元专利代理费1000元，双方再无其他争议。

　　【法官点评】

　　专利代理委托合同属于委托合同的一种，当事人一旦发生专利代理委托权利义务的争议，应当统筹适用合同法、专利法等法律来解决。

　　一、专利代理委托合同的性质

　　专利代理委托合同是专利代理机构以特定专业知识(特定技能)为委托人提供专利服务的典型交易，专利法、专利法实施细则、专利审查指南作为专利申请、审查、批准和保护的法律渊源，其中有关行政程序的强制性规范，行政相对人应当遵守。

　　由于行政效率的需要，专利局要求专利代理机构递交格式化的《专利代理委托书》甚至是《总委托书》，这让有些专利代理机构误认为该委托书足以涵盖专利代理机构与申请人之间的权利义务，怠于向专利申请人释明专利申请相关注意事项，未详细约定双方的权利义务，就可能为今后发生纠纷埋下了伏笔。现行《专利代理委托书》表格中的“全部专利事务”的相关描述意思表示不清楚，构成授权不明。当出现授权不明，司法机关要依据授权委托书内容和民法通则、合同法、专利法、专利法实施细则、专利审查指南解释授权权限，以确定双方当事人意思表示之内容，这种解释需结合当事人所欲达之目的、习惯、诚信原则等合理进行。

　　当出现代理授权不明，专利行政主管部门认为代理人具有代理权而向代理人之间作出相应行政行为时，该法律行为依据相关法律规定或者专利代理习惯所产生的法律效果当然归属于被代理人，这在专利代理行政程序领域无需解释。但是该代理行为的法律效果是否构成表见代理，在行政程序与民事程序交织的专利代理领域似乎有广泛的探讨余地。表见代理是指由于本人的过失或基于本人与无权代理人之间的特殊关系，善意第三人确信无权代理人享有代理权而与之为民事行为，因而代理行为的法律效果直接归本人承受的一种特殊的无权代理。表见代理在民法通则中没有规定，而在合同法中有相应的条文，合同法第四十九条规定：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

　　二、专利代理机构发出要约时应注意的事项

　　通过本案的审理，笔者认为，专利代理机构向申请人发出代理委托要约时应当注意完善以下事项：

　　一是周详释明程序性事项。专利法、专利法实施细则、专利审查指南就专利申请、审查、批准和保护的程序性事项作出了极为详尽的规定，如本案申请人王庆元在住址、电话都变更的情况下，专利代理机构收到专利局的通知书后无法送达申请人，申请专利的程序风险就滞留在专利代理机构，起因就是专利代理机构在接受委托时或办理委托事项过程未作相应的信息储备，笔者认为保险合同中预留的紧急事项联系人的内容，专利代理机构可资参考。由于专利申请事项在不同的程序会发生不同的风险，专利代理机构应当随着工作进程不停地向申请人释明不同阶段应当注意的事项，如专利申请注意事项、办理著录项目变更注意事项、申请专利无效注意事项、专利请求复审注意事项等等，保持双方的良性互动，直至圆满完成委托事项。

　　二是勤勉尽责完成代理工作的范围。依据合同法第三百九十七条的规定，专利申请为委托合同中的“特别委托”，依合同法本义，受托人应当一丝不苟地按照委托人的指示，在委托人授权的范围内认真维护委托人的合法权益，想方设法完成委托事务，原则上不得变更委托人的指示。如果受托人在处理委托事务的过程中，因客观情况发生变化，为了维护委托人的利益而需要变更委托人的指示时，法律规定应当经委托人同意。依照合同法第三百九十九条的规定，受托人只有在以下特定条件的情况下才可以不按这些指示办事：一是因情况紧急，需要立即作出新的措施;二是由于客观上的原因，难以和委托人取得联系;三是依据情况这样办是为了委托人的利益所必须。如果受托人在不应该变更指示的时候而变更了，就应当负损害赔偿责任。因此，从严格意义上讲，专利代理不尊重委托人的指示，对委托人造成损害的，理应承担退回代理费用并承担民事赔偿责任。

　　三是帮助保守委托人秘密的约定。专利法第二十二条规定新颖性是授予专利权的条件之一，特别是在专利研发阶段有专利代理人提供服务的，如何保持技术的新颖性有时成为专利申请人切肤之痛，甚至导致专利代理机构与专利申请人反目成仇。专利代理人和委托人的交流一般都应秘密进行，至少是在双方自认为秘密的情境下进行，没有采取必要的保密措施将导致新颖性的丧失。例如，有很多不特定人员参与的专利信息交流(如专家讨论会)，不属于秘密交流;如果在委托人与专利代理人交流的时候，委托人的朋友也在场，交流的保密性则视为丧失;如果是为该专利申请所必要的翻译、技术专家在场，则仍视为具有保密性。笔者阅读的法院先前判决，发现专利申请人将拟申请专利的配方交由普通员工试生产，且该生产过程中厂内一般员工都能随意接触，专利复审委员会最终认定该专利申请丧失新颖性之内容。这就给专利代理人提了一个醒，对自己专业领域不熟悉的知识，及时要求专利申请人寻求其他帮助(如请求律师帮助订立保密协议、设立技术开发保密车间、严格执行研发机构保密制度等)，而不仅仅是专利代理人在执业活动中自己保守委托人的技术、商业秘密和委托人不愿泄露的其他信息，还应当帮助专利技术不被泄露、剽窃，从而全方位维护委托人的合法权益。

　　上述委托代理合同增加的内容，或许有些专利代理机构认为过于繁琐，但为了防止纠纷，笔者认为，专利代理机构不但需要顺应行政效率原则，要求申请人提交专利局格式化的《专利代理委托书》，而且可以甚至是必须同时订立细化的《专利代理服务合同》，以供双方正确履行，实现合作共赢。(邹征优 作者单位：江西省高级人民法院)

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