专利保护范围策划的本质特征

从表面上看，“发明”和“实用新型”专利申请的准备工作就是撰写申请文件，所需知识似乎主要是关于文件撰写的规范。其实，专利申请是提出专利保护范围并请求保护，因而其准备工作的核心是保护范围策划。

一、保护范围策划的概念及内容

专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。因此，保护范围策划也可称为权利要求策划，其工作内容主要是确定整个权利要求书的基本内容及结构，包括确定发明的主题、权利要求书中记载的全部技术特征及其层次关系、全部技术特征在各项权利要求中的配置、各项权利要求之间的引用关系等。

说明书及其附图可用于解释权利要求。因此，保护范围策划的工作内容还必不可少地包括对发明背景、目的、效果的分析概括，还包括针对本申请的特定情况对说明书内容作必要的相关安排，后者例如上位概括的支持性说明，意想不到的有益效果的说明，重要技术特征的作用，自定义术语及易有歧义术语的定义，必要的技术公开及不写入权利要求的“无偿公开”等。

二、保护范围策划的本质特征

(一)保护范围策划是构建、塑造

专利制度不承认构思形态或实践形态的技术成果，因为它们在法律保护中可操作性差。专利制度只承认按照专利制度规范提出的技术方案。为此，申请人必须提出若干“技术特征”概念，以它为“砖瓦”，用以构建、塑造专利权利要求保护的客体。在提出这个客体之前，专利世界里不但没有这个客体，而且也不承它所反映的非专利世界中的构思形态或实践形态的技术成果。

既然专利保护范围是专利世界中的构建物，虽然它的内容反映非专利世界中的发明成果，在构建之后却应该离开发明成果来单独审视它是一个怎样的东西。专利制度在处置专利权利时只依据申请文件，不依据原始发明物本身。二者必须严格地加以区分，不能混淆。在专利申请策划时，应该明确认识到，申请文件中写到什么，就只有什么;写成怎样，就只能是怎样。如果重要环节写得不清楚，借助词典、手册及常识仍不能令人理解，专利制度就不予接受。如果它残缺不全或摇摇欲坠，则申请人不能希望借助反映原始发明物的其他记录或实物来进行补充、支撑、加固，这都是因为原始发明物不属于专利世界。有时，审查员和法官参考发明实物进行分析判断，但只用以加快理解，不用于补正。

(二)保护范围策划是提炼、抽象

每一个具体的发明事物包含许多细节，常常成为所谓“实施方式”或“实施例”。专利申请不仅仅要求保护某一个或几个具体的发明方案，而是要求保护专利权利要求所界定的一个技术事物范围。不论申请人自觉或不自觉，专利权利要求对这个保护范围的描述常具有不同程度的概括性、抽象性，因而是关于保护范围的一个概念。凡是概念，都是抽象的，有其内涵及外延。每一项权利要求的内涵就是它的全部技术特征，其外延就是要求保护的技术。

因此，保护范围策划是对原始发明物进行的提炼，从中得到抽象的“技术方案”。最常见的有两种抽象。其一是从众多技术要素中选择重要的技术要素，舍弃不重要的细节。其二是在提出技术特征时作适当的上位概括。这两种抽象似乎都平淡无奇，其实奥妙无穷。舍弃哪些细节，怎样进行概括，怎样绕过障碍(现有技术)，怎样堵截侵权，可以千变万化。在变化中如何争取较大的保护范围，如何取得法律地位稳定性好的专利，如何防止他人取得相关专利，等等，需要灵活运筹。

(三)保护范围策划是论证

提出一件专利申请，在形式上不一定进行了什么论证，而其实际内容包含说理即论证。它首先要从技术上和法律上论证所提出的法律权利要求的合理性。社会公众凭什么要承认你有专利权?对此，申请文件说明，过去的已有技术是怎样的，存在什么问题及缺陷;本发明要解决什么问题;本发明提出了用怎样的技术特征描述的技术方案;这些技术方案具有怎样的技术效果，为什么能解决所要解决的技术问题。这些都是技术论证。在有些申请文件中，对背景、目的、效果的说明不完全，或逻辑上不连贯，不能环环相扣，就是因为申请人缺乏论证的态度。专利申请文件规范之所以不接受“广告式语言”，正是因为它不是技术论证。

保护范围策划还要顾及在专利审查及专利纠纷中可能要进行的论证。权利要求内容的安排及对技术特征的说明都应为未来可能进行的论证准备良好的前提。未来论证中的具体论题及论点难以预测，但应能尽量准备可能用到的论据。

(四)保护范围策划是决策

从申请人商业竞争的利益和策略出发，按照专利制度的原则及专利活动的规律，策划并决定提出怎样的法律权利要求，就是决策。构建、提炼、论证，都离不开专利申请的策略目标及所运用的策略，要将专利制度的全部原则综合运用于申请人的商业竞争。

提倡明确而自觉地进行策划，将有利于提高申请活动的质量水平。即使是小型申请，明确有关的观点及方法也能有所裨益。

首先，从决策的观点出发，归纳整理专利活动的各种经验，可以得到保护范围策划中一系列常见的策略目标，包括如下几个方法：①获得并保持法律地位较好的专利权，如，为专利性论证奠定良好基础，为通过修改文件改善法律地位准备条件，防止侵权者避责，在可能条件下尽量避免成为他人专利的从属专利等;②争取实现尽可能宽的保护范围，如，有利于按照相同原则及等同原则实现较宽保护范围等;③其他，如防止竞争对于申请相关专利，便于进行技术贸易，节约专利费用等。这些目标互相牵连，可以形成一个目标系统，其核心是短期的及长期的商业利益。

其次，还可以归纳整理得出多方面的常用策略：①发明内容的专利法意义的改进，如，增加技术方案，增加、删减与改变技术特征、非等同替代、改进对有益效果的分析等;②发展权利要求的层次结构，通过分组及概括形成技术特征的层次，技术特征的合理分散配置，权利要求间引用关系的有利配置等;③运用说明书的解释作用，如，强化有益效果的说明，准备等同侵权判断所需的论据，说明书中的无偿公开，利用被淘汰的方案支持上位概括，术语的运用与明确定义等;④根据专利申请的需要进行补充的技术开发;⑤利用他人专利中存在的缺陷。诸如此类的策略则可以组成一个策略系统，用于指导专利申请策划。

再次，工程设计中常用的功能分析观点可以运用于对发明物的提炼、抽象，运用于权利要求的系统策划，形成有用的策划方法。策划活动头绪纷繁，为了提高其条理性，可以发展各种表格、框图等形式化工具。

三、创造条件提高专利申请质量

对于以上认识，可以提出质疑：现今绝大多数企业及几乎所有技术研发人员对专利制度均知之甚少，很少能从专利申请角度对发明项目进行必要的申请前分析;而委托代理人则对发明技术不可能很熟悉，并且在绝大多数委托任务中所能付出的时间很有限。在此情况下，提出要认真地进行构建、提炼、论证、决策，常常不切实际。

确实，对于需要开展专利活动的企业或个人发明者，必须了解专利制度，在专利申请中不应毫无主见地完全依赖委托代理。有一定专利工作量的企业至少应配备兼职或专职的专利工程师。无此条件的企业最低限度应能做到，在可能产生较重要专利成果的技术开发项目中，设法安排个别技术研发人员代行专利工程师的一部分职责。

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