商标注册失败后的补救路径——以华为第42类商标“鸿蒙”被驳回为例

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商标是识别商品、服务甚至是企业的重要标志，是现代化企业品牌战略的重要载体和组成部分。然而，商标的使用，尤其是专有使用权的获得是需要经过注册的。根据《商标法》第四条，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册；根据第六条，法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。商标注册往往要经历比较漫长的过程，并且在具有在先注册商标的情况下成功注册的可能性较低。

2021年5月12日，北京知识产权法院（2020）京73行初10187号判决维持对华为第42类商标“鸿蒙”驳回复审的决定，使得商标注册使用相关讨论再度成为实务界热点。根据判决书信息，华为申请注册“鸿蒙”汉字商标为第42类设计研究，驳回理由为构成《商标法》第三十条的情形，即同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似。

由此，引发出大家一个思考，针对商标注册失败的情况（假如穷尽诉讼救济手段仍然无法获得注册），我们还可以通过哪些路径进行补救呢？

1.重新设计具有显著性的商标进行注册

《商标法》第八条规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册；第九条规定申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标局驳回复审及北京知识产权法院维持所引证的商标是北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司和河北鸿蒙广告发展有限公司所注册分别于2010年12月7日和2011年9月29日申请的“鸿蒙”文字商标、“CRM鸿蒙及图”商标。由此，再一次说明了商标显著性（可区分性）的重要性。也是基于此，华为可以通过设计类似“HONGMENG”、“HM鸿蒙”等图形文字结合商标、语音商标等重新注册。当然，这里只是提供一个思路，不代表上述举例就是可以获得注册的有效设计。

2.申请撤销引证商标或宣告无效后再次注册

《商标法》第四十四条、四十五条以及《规范商标申请注册行为若干规定》第七条规定了可以宣告商标无效的情形，即：不以使用为目的的恶意注册、存在不得注册为商标的情形、侵犯驰名商标、商标代理机构超越代理权限注册商标，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的；注册商标注册错误、损害在先权利、通过不正当手段抢注等。《商标法》第四十九条以及《规范商标申请注册行为若干规定》第十条规定了商标可以被撤销的情形，即自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正而期满不改正的；注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的。

根据华为在行政诉讼中意见，引证商标在核定服务上不存在实际使用，且这两家公司的商标因至少连续3年未使用被提起撤销申请，即将被撤销。若华为主张的事实成立，华为可通过申请撤销或宣告无效的方式重新注册。值得注意的是，此种情形对于华为来说可能存在较大的时间成本。一方面，仅商标局审核做出决定的最长期限就可能长达12个月；另一方面，根据《商标法》第五十条，注册商标被撤销、被宣告无效一年后才有能提出与该商标相同或者近似的商标注册申请。

3.通过受让或许可的方式获得商标使用权

《商标法》第四十二条规定，转让人和受让人可以通过签订转让协议，并共同向商标局提出申请后转让注册商标的。商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。第四十三条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。因此，只要引证商标没有限制转让或许可使用的情形，华为可尝试通过受让或被许可使用的方式获得注册商标的使用权。当年，苹果公司最终就是在支付6000万美元的情况下解决“IPAD”商标使用权的问题。通过购买或许可使用是获得商标使用权最迅捷的路径。（华为最后采取的就是受让的方式）

4.与引证商标权人共同注册新商标

《商标法》第五条规定了共同注册使用商标的情形，即两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。因此，华为解除当前使用商标的困境还存在一种理论上的可能，即与当前注册商标权人达成协议，三方一起注册新商标，共同拥有权利，共同使用商标。

商标战略在现代商业企业品牌战略中的地位越来越重，解决商标问题的根本路径还是要在品牌布局之处就及早的做好商标设计及相似性查询，并尽早完成商标注册，从根本上消除隐患。

来源：WeLegal公司法务联盟