购买带商标的废旧品用于相同服务构成商标侵权

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【裁判要旨】

商标权人将带有涉案商标的旧设备以废品回收的方式出售，是将该设备作为废旧品处理，废旧品收购者无权许可，也不能得出商标权人许可带有该商标的商品进入市场流通的意思表示。商标权用尽的法律后果是无须商标权人许可，他人可以再次出售或者以其他方式提供带有该商标的商品或服务，但不包括不合理使用商标等侵害商标权人合法权益的行为。明知权利人将带有涉案商标的旧设备作为废旧品处理，却仍然购买并在经营服务中使用，不符合商标权用尽的要件，超出了商标权用尽的范畴，容易导致消费者混淆误认，构成商标侵权。

【案号】

一审：（2019）闽01民初1316号

二审：（2020）闽民终1380号

【案情】

原告：福州井水营销策划有限公司（以下简称井水公司）、福建省醉得意餐饮管理有限公司（以下简称醉得意餐饮公司）。

被告：福建省福州市仓山区稻香源餐饮店（以下简称稻香源餐饮店）、张*。

2014年8月7日，井水公司获准注册第43类（餐馆、饭店、流动饮食供应、酒吧服务、茶馆等）第12181189号“醉得意”商标。醉得意公司经授权取得上述商标的排他许可使用权。2018年9月18日，醉得意公司经中国饭店协会理事会选举成为中国饭店协会常务理事单位。醉得意公司先后获首届金甗奖福州年度百优餐厅、第十八届中国美食节金鼎奖、2018中国（福州）羽毛球公开赛冠杯餐饮赞助商等。

稻香源餐饮店于2019年2月21日成立，类型为个体工商户。稻香源餐饮店的经营场所原为醉得意公司的“醉得意”品牌加盟店，后该加盟店关闭，并将加盟店内包括桌椅、提篮等在内的所有设备作为废旧品以2.3万元价格卖给废旧品收购者。稻香源餐饮店知晓上述情况后，向废旧品收购者以2.6万元价格购买了前述桌椅、提篮等设备，并在涉案经营场所经营使用。

2019年5月9日的公证取证显示，稻香源餐饮店的店招显示为“稻乡 回味传统菜”，店内菜单、餐盘、杯子、结账清单等上面或为“稻乡”标识，或无标识，店内使用的部分碗及提篮上有“醉得意”字样。

井水公司、醉得意餐饮公司认为稻香源餐饮店的涉案行为构成商标侵权，向法院起诉请求责令稻香源餐饮店停止侵权并赔偿损失。

【审判】

福建省福州市中级人民法院一审判决认为，稻香源餐饮店在其店内提篮及部分碗上突出使用“醉得意”标识，系未经商标权人许可，在其提供的餐饮服务上使用与涉案第12181189号“醉得意”相同的商标，侵害了井水公司、醉得意公司第12181189号“醉得意”注册商标专用权，应承担停止使用并赔偿经济损失的民事责任。一审法院判决稻香源餐饮店停止侵权并赔偿井水公司、醉得意公司8万元。

一审判决后，稻香源餐饮店不服，提起上诉。

福建省高级人民法院二审认为，商标法第四条第二款规定，本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。根据该法第五十七条第（一）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。本案中，井水公司、醉得意餐饮公司作为涉案第12181189号“醉得意”注册商标专用权的相关权利人，其合法权益受法律保护。该商标核定使用的商品服务项目为第43类餐馆、饭店、流动饮食供应、酒吧服务、茶馆等。稻香源餐饮店作为餐饮服务的经营者，明知井水公司、醉得意餐饮公司持有涉案“醉得意”注册商标，未经商标权人许可，在其经营场所内使用的部分饭碗、提篮上使用与涉案注册商标相同的标识，系在同一种服务上使用与涉案注册商标相同的商标，容易导致相关公众混淆、误认，构成对井水公司、醉得意餐饮公司第12181189号“醉得意”注册商标专用权的侵害。稻香源餐饮店主张提篮等系从收废旧品人员处购得，但原“醉得意”加盟店将其店内的旧设备以废旧品回收的方式出售，是将提篮等设备作为废旧品处理，废旧品收购人员无权许可，也不能得出商标权人许可带有该商标的商品进入市场流通的意思表示。且商标权用尽的法律后果是无须商标权人许可，他人可以再次出售或者以其他方式提供带有该商标的商品，但不包括使用商标等侵害商标权人合法权益的行为。稻香源餐饮店明知原“醉得意”加盟店将提篮作为废旧品处理，仍然购买并在餐饮服务上使用，不符合商标权用尽的要件，超出了商标权用尽的范畴。因此，稻香源餐饮店关于本案涉案商标专用权已经用尽的抗辩，没有事实和法律依据，不予支持，稻香源餐饮店的涉案行为构成商标侵权，应停止侵权并赔偿损失。但综合考量涉案商标的声誉、本案侵权行为的情节、性质、侵权人的主观状态以及权利人支出的合理费用等因素，特别是稻香源餐饮店店招、店内装潢、菜单、餐盘等均未标注有“醉得意”标识，只是在店内部分碗、提篮上标注有“醉得意”标识，部分产品亦来源于废旧品回收等因素，一审酌定的8万元赔偿金额过高，依法调整为3.5万元。福建高院二审判决稻香源餐饮店停止侵权并赔偿3.5万元。

【评析】

废旧品再利用包括直接再利用、加工后再利用等多种情形，对于节约资源、打造绿色经济有着重要作用，但该过程中，特别是废旧品直接再利用中应注意可能涉及的知识产权侵权问题。本案即主要涉及废旧品再利用中商标侵权涉及的商标权用尽问题。

一、商标权用尽的相关概念

商标权用尽，又称权利穷竭或权利一次用尽（Exhaustion of Right），是指经商标权人许可而将其有效注册商标附贴在商品（或标示在服务）上，有关商品的进一步转销、分销，乃至分销时分包装（分包装时改变了商品的质量者除外），如再加附同样商标，均无须再度获得许可。[①]

就商标权用尽原则的属性而言，该原则中虽然使用了“用尽”二字，但并不表明商标权人商标权的丧失或者说完全没有，而应当属于对商标权人所享有的商标权的某种限制。当前，主要有使用权用尽说（商标权人将其商品合法至于流通过程中，在从购买者那里取得对价后，表现在该商品上的商标使用权即归于消灭）、禁止权用尽说（经商标权人许可而将其有效注册的商标附贴在商品上，有关商品的进一步转销、分销，如再加附同样商标，均无须再度获得许可。该观点的蓝本即是《欧共体商标条例》第13条的规定，也是笔者较为认可的观点）、销售权用尽说（问题的焦点在于买受人是否享有再销售权这一事实，因此推论出商标权人在出售商标权商品时用尽的是销售权）和默示许可使用说（凡商品之由制造商、贩卖商、零售商至消费者之垂直转售过程中，已存在着商标之默示授权使用，且在转售时，商标专用权已用尽，后手之使用该商标并不受专用权之拘束而具阻却违法性）。[②]但不论何种理论学说，均只是某项权能的用尽，不代表商标权的丧失或者说完全没有。

商标权用尽是对保护商标权与防止垄断、促进商品流通等权益衡平考量后产生的原则。商标是区分商品或服务来源的标识，亦体现着该商品或服务的商誉和商标信誉，因此需要加强商标专用权的保护。但在市场经济的大流通环境下，在商品或服务被商标权人以合法方式销售或转让后，买受人很可能再行销售，如批发零售、转销等。而且，商标的价值实际已经体现在商品或服务的价格上，买受人以合法方式购买时，也即支付了相应的商标对价。此时，如仍然给予商标权人对商品的流通渠道进行控制的权利，认为买受人再行销售等行为系未经商标注册人的许可在同一种商品或服务上使用与其注册商标相同的商标因而构成商标侵权，则会妨碍商品的自由流通，并让商标权人获得不合理的利益，偏离商标法的立法目的。因此，商标权用尽原则已被世界上大多数国家接受或适用，当然实践中亦有一些不同的认识和做法。世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》第6条专门谈到了知识产权的权利用尽问题。英国商标法规定，只要商标所有人或该所有人发出的许可证的注册使用人曾经同意过在某种投放市场的商品上使用他的商标，那么，无论带有这种商标的商品怎样分销和转销，该商标所有人及许可证持有人都是无权控制的。英国的判例法还进一步规定，如果经商标所有人及许可证持有人的同意而将带有其商标的商品销售到国外，他就无权组织他的国外子公司将同样的商品带着同样的商标再返销回英国。欧洲共同市场国家的欧洲法院也根据《罗马条约》判定：在共同市场的所有国家中，无论是商标所有人还是他的子公司所生产的商品，只要经他本人或他的被许可人同意而投入某个共同市场成员国，他就无权控制带有其商标的同样商品继续流向任何其他成员国（包括商标所有人所在国）。[③]

二、商标权用尽的适用规则

当然，司法实践中，在商标纠纷案件中适用商标权用尽原则也有一定的规则要求和前提条件，主要包括以下几点：

一是原告商标权合法存在。适用商标权用尽原则首先需要判断是否存在商标权。如原告的商标权因商标3年未使用被撤销或其他原因而导致商标权不存在等情形，则无需再考量商标权是否用尽的情形。

二是经商标权人许可或以其他方式合法投放市场。商标权人具有将标注商标的商品或服务投放市场流通的意思表示是适用商标权利用尽原则的前提之一。商标权人如无上述意思表示，其并未许可或以其他方式合法投放市场，则其尚未构成商标法意义上的销售等行为，即尚未使用其商标，则无权利用尽一说。未经商标权人许可的任何使用，不会导致商标权用尽，否则即与商标保护制度相背离。结合本案，原“醉得意”加盟店将店内带有涉案商标的设备以废旧品方式出售，就不能认定其有将上述设备投放市场流通的意思表示。

三是被告合法取得。商标权用尽原则主要是针对转销、分销等方式再次售出或提供给公众时，转销商、分销商等无需取得商标权人许可的情形。因此，再次售出或提供给公众的商品或服务应当是被告合法取得的，而且是符合商业流通正常方式的合法取得。正是由于合法取得，可见该取得已经过商标权人许可；反之，如被告系非法取得，则不得适用商标权用尽原则。譬如本案中，被告虽然通过购买取得了被诉侵权产品，但其并非通过正规的商业许可等途径，而是通过非常低的价格以购买废旧品的方式购买被诉侵权产品。废旧品的回收本是节约资源的有效方式，但商标权人将被诉侵权产品作为废旧品出售显然并无将该产品投放市场流通的意思表示，因而被告的涉案取得方式不能认为是商标权用尽原则适用时的合法取得。

四是被告的合理使用。商标权用尽原则的适用，需以被告的合理使用为前提。在商标法领域，销售带有商标的商品等是商标法意义上使用商标的行为。被告如认为根据商标权利用尽原则，其销售等使用行为不构成商标侵权，则应当进行合理使用，如存在不合理使用的行为，则无法适用商标权用尽原则。使用行为是否合理则可以从使用行为人的目的、行为方式、造成的后果等方面加以考虑，譬如贬损商标信誉、造成消费者混淆等的使用行为，显然是一种不合理的使用行为。

三、商标权利用尽的特殊情形

在适用商标权用尽原则时，存在一些较为典型的特殊情形，主要包括反向假冒、平行进口、损害商标信誉和造成混淆等情形。

一是反向假冒。商标法第五十七条第（五）项规定，未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的，属侵犯注册商标专用权。可见，此时即使被告是合法取得被诉侵权产品，但由于其违背合理使用规则，更换注册商标并将该更换商标的商品又投入市场，则不适用商标权利用尽原则，构成商标侵权。

二是平行进口。商标权人往往对平行进口持反对态度，认为商标具有地域性，平行进口构成商标侵权。平行进口商则往往认为在全球经济贸易的背景下，只要是真品的平行进口则应当适用商标权用尽原则，从而不构成侵权。对于平行进口是否构成商标侵权，各国司法实践并不统一。为促进欧洲统一大市场的建立，《欧共体商标一号指令》第7条规定了欧共体内的商标权用尽原则，但欧共体法院在1998年对Silhouette诉Hartlauer案的判决中，认定《欧共体商标一号指令》并不允许除欧共体内部市场之外的商标权国际用尽。美国法院通过NEC电子公司诉Circurt Abco等一系列案例，对商品平行进口逐渐确认了对于不会导致消费者对商品来源产生混淆的平行进口加以允许的原则。[④]在日本鳄鱼案中，东京地方法院于1984年12月7日作出判决,认为被告的平行进口行为未损害商标权人的业务信誉,也不会损害商标法的商标来源显示功能和品质保证功能，欠缺实质上的违法性，不构成商标侵权。[⑤]笔者认为，对于平行进口行为是否适用商标权用尽原则，还是需要从适用规则角度出发，看是否满足适用商标权用尽原则的相关前提要件。如满足相关要件则可以适用，反之，如存在损害商标信誉和造成混淆等情形，则不满足相关要件，不能适用商标权用尽原则。

三是损害商标信誉。维护商标信誉是商标法的立法目的之一。商品或服务的商标上包含着商品或服务质量等商标信誉。如商标权人销售带有商标的商品后，该商品质量发生变化，存在变质、损坏、商品性质形态改变等情形，再次转销或者分销将导致消费者误认为该商标的商品质量低劣，该转销或者分销不再是一种合理的商标使用行为，因而在此情形下，不适用商标权用尽原则，商标权人有权禁止转销或者分销等行为。譬如，本案中，“醉得意”是具有一定知名度的商标，系全国连锁品牌，稻香源餐饮店系自然人开办的个体工商户，其在经营场所使用的部分碗、提篮上使用“醉得意”商标，则容易导致消费者对于“醉得意”商标及品牌专业度的认知下滑，在一定程度上损害了“醉得意”商标的商标信誉。

四是造成混淆误认。商标是区分商品或服务来源的标识，一旦某种行为造成消费者对于商品或服务来源加以混淆，则显然损害了商标区分来源的本质功能，并非是合理的使用行为，构成商标侵权。同样在本案中，稻香源餐饮店在经营场所使用的部分碗、提篮上使用“醉得意”商标，容易导致消费者误认为稻香源餐饮店系“醉得意”品牌加盟店或者与井水公司、醉得意餐饮公司具有某种关联，因而并非是合理的使用行为，不再适用商标权用尽原则，构成商标侵权。

总之，废旧品的循环利用符合绿色经济的发展要求，但在该过程中应当注意防止知识产权侵权。购买带商标的废旧品用于相同服务，不满足商标权用尽原则适用中的经商标权人许可或以其他方式合法投放市场以及被告合理使用等规则，容易造成消费者的混淆误认，损害商标信誉，不适用商标权用尽原则，构成商标侵权。

(案例刊登于《人民司法》2021年第14期)

[①]郑成思：《知识产权论》，法律出版社2007年版，第254页。

[②]许馨：“商标权利用尽理论辨析”，载《合作经济与科技》2005年第1期。

[③]郑成思：《知识产权论》，法律出版社2007年版，第249页⁓第250页。

[④]王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版。第427页。

[⑤]中华全国律师协会编：《中国律师2000年大会论文精选（下卷）》，法律出版社2001年版，第792页。

来源：人民司法